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标准必要专利的司法规制原则研究

标准必要专利(StandardEssentialPatent)具有强制性标准、技术锁定和实施的必要性。为防止必要专利持有人不适当地利用上述优势,标准制定机构在其知识产权政策中一般要求必要的标准专利持有人预先作出公平、合理、非歧视性、公平、合理、不歧视(fair,reasonable,andnon-discriminatory,公平、合理、无歧视,通常简称FRAND)的承诺,允许根据公平、合理和不歧视的原则使用其标准必要专利。FRAND承诺本身的比较原则,标准制定机构无法纠正一些违反FRAND承诺的商业惯例,专利法没有对标准的必要专利作出特殊规定。因此,笔者认为,有必要从司法行政层面阐明规范必要专利标准的一些基本原则,尽可能引导当事人达成专利许可协议,预防和减少必要专利纠纷的发生。
 
1.标准的必要专利应以公开许可原则为基础。
 
FRAND原则是指该标准所需专利的许可是公开和可靠的,专利持有人不得拒绝或歧视任何潜在的被许可人,任何愿意执行相关标准的企业或个人都可以获得实施该标准所需专利的许可。然而,在商业实践中,为了获得较高的许可费,一些必要的标准专利往往只发给终端产品的制造商。这就使得一些产品组件、产品模块设计者和制造商很难获得相关标准所需的专利许可,或者获得许可的成本更高。专利制度旨在鼓励创新,并相应地奖励创新者。理论上,无论许可是否发生在产品价值链的任何节点,标准专利的价值贡献基本上是相同的,并且由于价值链节点的不同而没有区别。因此,标准中必要专利的价值贡献基本上是相同的,无论是单一的实现还是组合的实施,无论是在简单的设备中还是在复杂的设备中。
 
作者认为,如果标准必要的专利持有人因潜在被许可方在产品价值链中的节点位置而拒绝许可或提高许可费,这显然违反了FRAND承诺中"非歧视"许可的最基本要求。因此,在涉及标准必要专利纠纷的案件中,法院应坚持标准必要专利公开许可的原则,标准必要专利持有人不得拒绝任何愿意实施专利的企业或个人,标准专利持有人应向所有企业和个人提供公平、合理和非歧视性的许可,不论这些企业或个人是否处于产品价值链的任何节点。

2.标准所需专利的许可条件应公开和透明。
 
对于普通专利的许可,双方通常在谈判之前和谈判期间签署保密协议或禁止披露协议,特别是就重要的具体许可条款而言,双方将要求对方对其保密。专利许可协议达成后,当事人通常将专利许可协议作为商业秘密予以保护。因此,除当事人外,其他公司不知道专利许可的具体条款,有时很难知道当事人之间是否有专利许可。在商业实践中,许多标准基本专利持有人还常常要求潜在被许可方签署保密协议或禁止披露协议,以防止潜在被许可方向任何其他公司披露许可协议及其具体条款。由于潜在被许可方和其他被许可方受保密义务约束,潜在被许可方无法核实标准专利持有人的陈述是否属实。标准所需专利持有人公开、透明地提供必要专利的许可信息,有利于创造公开、公平的市场竞争环境。潜在被许可方可以在接受专利许可后估算经营成本,并计算出最具竞争力的产品的市场价格,最终有利于消费者做出明智的购买选择。据此,法院应严格界定当事人的保密义务,鼓励必要的专利持有人披露产品价值链中哪些公司获得许可、专利许可的使用率、许可费的计算方法、许可费的支付方式以及其他许可条件等关键许可信息。
 
3.必要的标准专利原则上不适用强制令救济
 
标准基本专利包含两层含义。第一,产品必须符合标准的相关要求;其次,产品必须实施相关专利才能满足标准要求。因此,一家公司的产品要上市,就必须符合标准的相关要求,同时要在标准中实施必要的专利,避免使用替代技术解决方案来避免必要的标准专利。这样,标准所需专利的持有人就处于明显的支配地位,因为根据专利法,持有人有权根据专利法向法院申请,如果该专利有效且该人未获授权,则禁止生产或销售该产品。在商业实践中,由于禁令制度的存在,必要的标准专利持有人往往以明示或暗示的威胁潜在的被许可人,使两者之间的谈判地位严重错误,从而损害潜在被许可人的利益。理性的潜在被许可人往往被迫接受高于合理标准的许可费,以避免被禁止生产或销售其产品的风险。许可证费用中有可能被许可人接受高于合理标准的部分,自然会转移到产品价格上,最终会损害消费者的利益。

专利权的固有垄断与强制令救济制度共同赋予专利权人市场优势地位,而标准必要专利的"必要性"在此基础上进一步增强了这种市场优势。为了平衡这一超级市场优势,法院应该对强制令救济施加适当的限制。如前所述,必要的专利标准是以公开许可原则为基础的,专利持有人不得拒绝许可,并作出了FRAND承诺,因此潜在许可人不应再面临禁止的法律风险。笔者认为,在涉及标准必要专利纠纷的案件中,除极其有限的情况外,专利权人不得提出强制令请求,法院原则上不应当支持专利权人的强制令请求。此处"极为有限的情况"应限于非常有限的情况,如潜在许可人拒绝谈判、恶意谈判和无法通过许可费解决损害。当然,"恶意谈判"也应受到严格限制,例如潜在许可人质疑专利的有效性,提出反诉不应被视为主观恶意。
 
4.包装所需的标准专利原则上不得取得许可
 
多项专利形成一个组合,然后包装成整体许可,例如基于一套设备的专利组合和基于公司所有相关专利的专利组合。这种专利组合包装许可证不需要单独谈判专利许可,可以大大降低许可费用和管理成本,保证商业经营的稳定性和可预测性,促进公司之间的长期"专利和平"。在商业实践中,专利组合的包装和许可通常是一种非常流行的专利许可方式。因此,在没有强制执行的情况下,专利组合包装许可证通常不构成专利权的滥用,法院一般不应干预。
 
如前所述,标准基本专利的持有者具有很强的市场优势,因此往往是专利许可谈判中的强者。在商业实践中,一些专利持有者将其所有必要的标准专利打包并作为一个整体予以许可,而一些专利持有者甚至将其标准必要专利和非标准必要专利打包为整体许可,要求潜在许可人接受整个专利组合的许可,并拒绝分别批准一项或多项标准必要专利。虽然标准基本专利是"必要的",但它们并不完全是不同公司所必需的。
 
考虑到标准基本专利持有人的超级市场优势,笔者认为,在发生标准必需专利包装许可纠纷的情况下,法院原则上不应以任何理由支持专利持有人包装必要的标准专利,也不应支持包装许可证所需的标准专利和非标准的必要专利,除非被许可方采取主动,并明确要求必要的标准专利持有人同时授权其他相关的标准必要专利或非标准必要专利。

5.向标准转让必要的专利原则上不应影响联邦兰德的承诺
 
近年来,一些标准必要专利的持有者分别转让了专利。标准的必要专利转让后,一方面专利持有人变得更加分散,标准的必要专利的实施者需要单独谈判专利许可;另一方面,每个专利收取的许可费用总额往往超过原专利许可费总额,从而产生叠加和增加专利许可费的效果。这最终导致标准所需专利的许可费用大幅增加。
 
原则上,必要标准专利的持有人可以与其他普通专利的持有人一样,根据其市场运作的需要,自由转让所持有的必要标准专利。但是,该标准基本专利与普通专利并不相同,标准必要专利的持有者在将该专利纳入相关标准时曾作出FRD承诺,甚至可能已经达成了特定的许可协议。因此,一些标准制定机构在其知识产权政策中,一般都会规定专利权人可以转让必要的标准专利,但专利转让行为不影响必要专利的义务承诺。在商业实践中,在转让一项必要的标准专利时,一些受让人以各种理由拒绝履行先前由出让人作出的义务。作者认为,如果持有人转让其必要的标准专利,初始受让人和所有后继受让人原则上必须继续无条件地接受该义务。在处理必要专利转让案件时,法院应当坚持标准必要专利所有权和联邦专利承诺共同转让的原则,转让必要的标准专利不影响先前的专利转让承诺,不影响已商定的框架许可协议。
 
6.标准所需专利的许可费应当公平合理
 
该标准所需专利许可费的计算非常复杂,而公平合理的计算方法和计算标准尚未在业界达成普遍共识。必要的专利持有人和标准的潜在被许可人往往因难以就许可费达成协议而形成诉讼。标准的专利持有者应当通过将专利发明纳入相应的标准并开放实施许可,获得公平合理的补偿,但不应获得超出自己专利发明价值的高额补偿,否则会增加标准的实施成本,最终降低整个行业为消费者提供物有所值的能力。
 
法院在按照公平合理的原则计算许可费时,不仅要考虑当事人的情况、专利本身、专利的执行情况和其他个别因素,还要制定标准专利许可费计算的一般规则和一般考虑,为当事人提供相对稳定的期望,有助于提高谈判效率,减少许可费纠纷的发生。笔者认为,在审理必要的专利许可费标准争议时,法院应遵循以下原则:

1.标准必要专利许可费的计算对象应当是实施专利发明的最小单元。此处的最小单元是指包含专利发明并且可以单独销售的最小组件。例如,一些基于物联网设备通信接口标准专利而开发形成的芯片,不管该芯片最终应用到汽车、电视,还是应用到手机、洗衣机、空调等,只能以该芯片为许可费的计算对象。
 
2.计算标准必要专利的许可费时不应过多考虑其“必要性”。通信标准的价值就在于确保不同制造商的产品之间能够进行互操作,实现互联互通。一项专利是因为被纳入标准才具有必要性,而不是因为具有必要性才纳入标准的。一项专利能否被纳入标准,并不仅仅取决于该专利本身的优点,更多地取决于产业生态系统互操作的商业要求。因此,计算标准必要专利的许可费时不应过多考虑其“必要性”。
 
3.计算标准必要专利的许可费时应充分考虑其他标准必要专利持有人的许可费要求。在标准必要专利许可费纠纷案件中,法院计算许可费时,不能只注重涉案标准必要专利,还必须考虑实施标准所需要的全部必要专利,或至少要全面考虑涉案产品所覆盖的全部标准必要专利。